A2. 显而易见性

A2-1. Southwire Co. v. Cerro Wire LLC

本案源起于Cerro Wire LLC在USPTO发起针对美国专利US7,557,301（下称301专利）的多方复审（inter partes reexamination），该专利的拥有者为Southwire。301专利的权利要求保护的是一种制造电缆的方法，关键点在于在电缆的外护套中加入润滑剂，使得安装电缆所需的拉力相应的减少，权利要求中有类似功能性的限定：与没有润滑剂的电缆相比，“安装电缆的力...至少减少30%”。在多方复审中，PTAB认为301专利相对于美国专利US6,160,940（下称Summers）是显而易见的，因此是无效的。具体的，PTAB认为Summers公开了与301专利完全一致的制造方法，虽然没有公开“至少减少30%”这一功能性特征，但这个特征却是Summers固有的（inherent）。

Southwire不服，上诉至CAFC。Southwire认为Summers公开的内容并不必然导致其制造出来的电缆，就必定能够将拉力“至少减少30%”。CAFC最终维持了PTAB关于301专利无效的判定，但是理由却有所变化。CAFC认为PTAB并没有提供充分的解释，来支持“至少减少30%”这一特征是Summers固有的（inherent）这一论点。一般来说，要推定某个特征是固有的，这个特征要必然地出现在现有技术中（the limitation at issue necessarily must be present）。但是，CAFC认可Summers的确公开了与301专利完全一致或者说实质上完全一致的制造方法，而未公开的特征“拉力...至少减少30%”并不是不可预期或无法达到的（ unexpected or unattainable），因此，301专利相对于Summers仍然是显而易见的。

本案判决书：https://scholar.google.com.hk/scholar_case?case=6015542795294318432 q=Southwire+Co.+v.+Cerro+Wire+LLC hl=en as_sdt=2006 as_vis=1

A3.On-Sale Bar (销售阻却)

A3-1.Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharms. USA, Inc

On-sale bar：由于申请之前的销售行为而形成现有技术，致使专利因新颖性而无效（亦翻译成“销售阻拦”或 “销售禁止”）。

Pre-AIA On-sale bar和Post-AIA On-sale bar在美国专利法中的规定有所变化，Post-AIA On-sale bar被规定于35 USC§102（a）（1）：「A person shall be entitled to a patent unless—the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention」（注意划线部分，本案讨论的重点）。

相关案例1 — Pfaff v. Wells Electronics：美国最高法院在1998年的一个关于适用on-sale bar的两个条件的案例。具体来说，要触发on-sale bar需满足两个条件：(1) there was a sale or offer for sale; (2) the invention must be ready for patenting，也即存在销售或者销售要约，以及发明已经做好申请专利的准备（例如已被实施或者发明人已经创作出关键文档或图纸等）。

相关案例2 — The Medicines Co. v. Hospira, Inc案（参见「2016年美国重要专利判例大全（二）」）。

本案源于Helsinn公司拥有四项美国专利：简述为724，725，424和219号专利，这些专利涉及治疗化疗后呕吐的药物帕罗洛嗣穹（palonosetron），这四个专利均要求一项在2003年1月30申请的美国临时申请的优先权，而其中219号专利的申请日在2013年5月（Post-AIA，其他三项专利适用pre-AIA）。

Helsinn公司在美国地院以上述四项专利起诉Teva公司侵权，Teva基于美国专利法第102条规定的on-sale bar主张涉案专利的关键权利要求无效。理由是在关键时间点（对本案而言是2002年1月30日）之前，具体来说是2001年4月6日，Helsinn公司和MGI Pharma公司签署了采购协议（Supply and Purchase Agreement），在协议中Helsinn公司承诺向MGI提供和涉案专利相关的产品（0.25和0.75mg剂量的帕罗洛嗣穹，当然，真实协议中涉及FDA审判等各种条件限制，这里予以简化），而这份采购协议在MGI向美国证券交易委员会SEC提交的重要事件文档中被公开披露。

然而地院判决却站在了Helsinn这边，地院认为对于适用pre-AIA的三项专利，虽然在申请日12个月前的行为确实构成了销售行为，但是认为发明并没有做好申请专利的准备。而对于适用post-AIA的219专利，除了没做好申请专利的准备之外，地院还认为，修改后的AIA已经改变了on-sale bar的定义，新的AIA要求存在公开的销售行为，也即销售行为必须公开地（被公众所知地）披露发明的细节。「the AIA changed the meaning of the on-sale bar and § 102(a)(1) now “requires a public sale or offer for sale of the claimed invention. The court concluded that, to be “public” under the AIA, a sale must publicly disclose the details of the invention」。Teva公司不服，上诉到CAFC。

CAFC最终反转了地院的决定，认为Helsinn公司涉案专利触发了on-sale bar，因此是无效的，以下是CAFC决定的几个要点：

(1). 首先，关于适用pre-AIA的三项专利，申请人在申请日12个月前的行为是否构成了销售行为的意见。这一点CAFC和地院的意见不同，CAFC认为该行为的确构成了销售行为。其中，CAFC提到了2016年的The Medicines Co. v. Hospira, Inc案，认为本案和Medicines案情况完全不同，Medicines案中双方签署的实际上是生产囤积合同，而本案却是明显的商业的销售和邀约合同（commercial sales and offers）。此外，CAFC还提到，即使FDA在Critical date之前还没有批准相关药品发明，这却不影响销售行为的成立。（敲黑板，以下是重点）也即On-salebar中所谓的公开销售产品，是指存在公开销售或许诺销售行为，此时包含发明的产品已经被置于公共领域（pubilc domain）。On-sale bar的触发是不以货物的实际交付为条件，也不需要销售实际完成，甚至不需要许诺销售的邀约被接受。此外，无论将来产品是否需要法律的核准，只要销售合同是有效和可实施的，就触发On-sale bar。

(2). 其次，也是最关键的一点。对于适用post-AIAon-sale bar的219专利，是否要求发明的细节必须被公众所获知，而Helsinn对此的辩解是，既然国会在修改AIA之后，在on sale之后加上了“or otherwise available to the public”，那么秘密销售行为以及并未详细披露发明的销售行为，都不应该触发on-sale bar。也就是正如地院的意见那般，on-sale bar在AIA修改之后的含义已然改变。

对此，CAFC却认为，并没有看到国会意图修改on-sale bar的迹象「The floor statements do notidentify any sale cases that would be overturned by the amendments」。

然而，CAFC显然不愿意在本案中触及秘密销售（secret sale）这个议题，只是表示如果销售行为是公开的，而这种公开销售行为导致的on-salebar的触发并不要求发明细节向公众公开。而相反的，如果把发明细节公开作为on-sale bar触发的必要条件，将动摇整个on-sale bar理论的基础。正如美国最高法院在1829年的Pennockv. Dialogue中曾经提到的那样，这将会赋予本应及时公开其发明的那些人太多的利益，将阻碍科技的发展（G君：这段有点难懂，简单说，如果发明细节不向公众公开就不触发on-salebar，那么某个商人可以先行销售某个产品数年，而隐瞒其内在技术细节，等着大众习惯性使用和接受该产品之后，再将技术细节拿去申请专利，以此获得垄断性的排他权）。

(3). 最后，关于涉案四项发明是否已经做好了申请专利的准备的问题。CAFC认为多个证据，例如在Critical date之前Helsinn公司已经将0.25的帕罗洛嗣穹药品提交FDA审核等等，均以表明在此之前发明人已经做好了申请专利的准备。

据此，公开的销售行为成立（无需发明细节向公众披露），再加上已经证明发明人做好申请专利的准备，Helsinn公司的相关权利要求被判定无效。

本案判决书：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1284.Opinion.4-27-2017.1.PDF

Tips from Mr. Global:Pfaff案、Medicines案加上Helsinn案，这三个案子串起来基本上就能搞清On-sale bar。

A4.PTAB程序

A4-1.Oil States Energy Servs. v. Greene’s Energy Group, LLC

本案源起2012年Oil States基于美国专利US 6,179,053对Greene’s Energy发起专利侵权诉讼，Greene’s Energy随即针对该专利发起了IPR（Inter Partes Review）程序，IPR程序大家不陌生吧，这里就不赘述了（可以参见「IPR：美国专利的“暗影杀手”」）。Greene’s Energy也并行地在地方法院中对US 6,179,053专利的有效性发起挑战。不幸的是，在地方法院认定该专利有效的几个月之后，IPR的审查机构，也即USPTO的PTAB却做出了最终书面决定，认定该专利无效。

Oil States不服上诉到CAFC，除了辩称其专利有效之外，还质疑IPR程序是否违反美国宪法。CAFC不出意料的驳回了Oil States关于IPR违宪的观点（事实上CAFC早先已经在MCMPortfolio LLC v. Hewlett-PackardCo.案中反驳了类似观点），但最终该议题被带到美国最高法院面前，最高法院需要回答Oil States提出的问题：如果取消专利权的程序并不是由美国宪法第三条所规定的带陪审团的法院（Article III court before a jury）做出的，那么这是否美国宪法第三条以及美国宪法第七修正案？

美国宪法第三条开篇就提及：“The judicial Power of the United States, shall bevestedinonesupreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish（合众国的司法权属于一个最高法院以及由国会随时下令设立的低级法院）”，此外还提及“The Trial of all Crimes, except in Cases ofImpeachment, shall be by Jury（对一切罪行的审批，除了弹劾案之外，均应由陪审团裁定）”

第七修正案提及：In Suits at common law, wherethe value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved…（任何普通法案子中，如标的大于20美金，则陪审团审判的权利应被保留…）。

以上是2017年的故事，以下是2018年的更新：

2018年4月24日，美国最高法院针对OilStates Energy Servs. v. Greene’s Energy Group, LLC案做出裁定，以7-2的结果裁定IPR程序并没有违反美国宪法第三条以及美国宪法第七修正案。

最高法院的逻辑很简单，宪法自然是“天条”，然而，国会也有把“公共权利”的裁判权指派给非Article III法院的权利（assign adjudication of public rights to entities other than Article III courts）。那么问题就变成：决定专利有效与否的IPR程序是否涉及“公共权利”（involving public rights）？ 最高法院认为，授予专利权的程序涉及“公共权利”，且是由非Article III法院来裁定的，而IPR无非是授权之后对专利权的再次审查（a second look at an earlier administrative grant of a patent），因此也涉及“公共权利”。于是结论就是，由没有陪审团的非Article III法院来主导IPR程序，这并不违反美国宪法第三条以及美国宪法第七修正案。

本案判决书：https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-712_87ad.pdf

A4-2.SAS Institute v. Iancu

SAS案是又一个因为IPR程序闹到美国最高法院的案子，本案源起SAS Institute利用IPR程序无效ComplementSoft公司的一项专利，专利号为US7,110,936。在提起IPR请求时，SAS针对的是US7,110,936的全部权利要求（16项），然而PTAB却只针对其中9项启动了IPR程序。SAS不服起诉到CAFC，认为PTAB的做法与美国专利法35 U.S.C. § 318(a)中的规定不符，具体为：If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, thePatent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitionerand any new claim added under section 316(d)。

SAS认为，所谓的“any patent claim challenged by the petitioner”意指请求人提请IPR程序时所针对的每一项权利要求。

然而CAFC却认为，虽然35U.S.C. § 318(a)的确描述的是“any patent claim challenged by the petitioner”，措辞是“challenged by the petitioner（请求人挑战的…）”，而35U.S.C. § 314用的措辞却是“claims challenged inthe petition（请求书中挑战的）”，这两个措辞的差异暗示了PTAB有权力依职权仅启动针对部分权利要求的IPR程序，即“partial institution（局部调查）”。

SAS不服要求CAFC全席审判（en banc）但是遭驳回，于是SAS将案件带到最高法院要求重审。

以上是2017年的故事，以下是2018年的更新：

2018年4月24日，美国最高法院针对SAS Institute v. Iancu案做出裁定，以5-4的结果反转了CAFC的判决，认定PTAB并没有依职权“partial institution（局部调查）”的权力，相反，最高法院再次（为啥要说再次，参见「美国最高法院教你查字典：Life Techs.corp. v. Promega Corp.案尘埃落定」）拿出牛津词典，认为35U.S.C. § 318(a)中的any就是every的意思：“singular noun in affirmative contexts,” the word “any” ordinarily “refers to a member ofa particular group or class without distinc­tion or limitation” and in this way“implies every member of the class or group”。也即，PTAB需要针对请求人要求无效的每一项权利要求作出最终书面决定。

本案判决书：https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-969_f2qg.pdf

Tips from Mr. Global:Oil States案的判决可谓是不出大家的意料，IPR程序并不违宪。然而，SAS案的判决却给IPR程序带来一定变数，PTAB的工作量将显著增加，IPR程序的时间周期将被拉长。USPTO在最高法院判决出来之后，针对SAS案连续发布了guildline和《Guidance on the Impact of SAS on AIA Trial Proceedings》和《SAS Q As》，针对post-SAS的一些问题做了详细解答，大家可以参考。

此外，Iancu局长上任后，已经开始着手把IPR程序中权利要求的“BRI”解释原则更改为与法院一致的“POM”原则，这对请求人来说显然不是件好事。